Komercjalizacja własności intelektualnej na uczelni


 Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym wprowadziła szereg zmian w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej przez uczelnie. Oprócz wprowadzenia zasad dotyczących możliwości nabycia praw do wyników przez pracowników uczelni publicznych, nowe przepisy przesądzają m.in. o tym, że uczelnia może dokonywać komercjalizacji pośredniej jedynie przez spółkę celową.

Podstawy działania uczelni (zarówno publicznych [1] jak i niepublicznych [2]) określa prawo o szkolnictwie wyższym [3] („Psw”). Jako podstawowe zadania uczelni Psw wskazuje szeroko rozumianą działalność edukacyjną i naukową, wymieniając przy tym wprost transfer technologii do gospodarki. Zgodnie z Psw uczelnia może prowadzić także działalność gospodarczą, pod warunkiem, że jest ona wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności edukacyjnej i naukowej. Uczelnia może przy tym uzyskiwać przychody z tytułu prowadzenia takiej działalności gospodarczej.

Sposoby komercjalizacji własności intelektualnej

Tegoroczna nowelizacja [4] prawa o szkolnictwie wyższym wprowadziła definicję legalną komercjalizacji. Zgodnie z nowymi przepisami pod pojęciem komercjalizacji bezpośredniej należy rozumieć sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo ich oddawanie do używania, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy. Z kolei obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia tych wyników wchodzi w zakres komercjalizacji pośredniej.

Uczelnia ma obowiązek ustalić zasady zarządzania prawami do wyników prowadzonych przez nią badań w „Regulaminie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji”. Regulamin zostaje ustalony przez senat uczelni w drodze uchwały (w przypadku uczelni niepublicznej przez organ wskazany w jej statucie). Regulamin określa m.in. prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw własności intelektualnej, zasady wynagradzania twórców, zasady i procedury komercjalizacji, oraz zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.

Komercjalizacja pośrednia tylko przez spółkę celową

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Psw uczelnia może dokonywać komercjalizacji pośredniej jedynie za pośrednictwem utworzonej w tym celu spółki celowej.

Utworzenie spółki celowej należy do kompetencji rektora uczelni wyższej, przy czym senat uczelni (a w przypadku uczelni niepublicznej - organ wskazany w jej statucie) musi wyrazić zgodę na jej utworzenie. Spółka celowa może zostać utworzona jedynie w formie jednoosobowej spółki kapitałowej, tj. jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub jednoosobowej spółki akcyjnej.

Na pokrycie kapitału zakładowego spółki celowej uczelnia może wnieść w całości albo w części wkład niepieniężny (aport) w postaci wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny, oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Dodatkowo, uczelnia, w drodze osobnej (odpłatnej albo nieodpłatnej) umowy, może powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami do wyników lub do know-how w zakresie komercjalizacji bezpośredniej.

Nowelizacja Psw wprost wyłącza stosowanie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa [5] do utworzenia spółki celowej oraz do wykonywania czynności w zakresie komercjalizacji. Oznacza to, że nie będzie konieczne uzyskanie zgody Ministra Skarbu Państwa na dokonanie czynności rozporządzających w tym zakresie [6].

Możliwość utworzenia jednostek pomocniczych

Aby umożliwić uczelniom jak najlepsze wykorzystane ich potencjału intelektualnego i technicznego oraz dać impuls do bardziej efektywnego transferu wyników prac naukowych do gospodarki, Psw daje uczelniom możliwość utworzenia jednostek pomocniczych - akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów transferu technologii. Ustawa precyzuje przy tym, że centra transferu technologii mogą być utworzone w celu komercjalizacji bezpośredniej. Centrum może przy tym przyjąć formę jednostki ogólnouczelnianej, której działanie reguluje regulamin zatwierdzony przez senat uczelni (w przypadku uczelni niepublicznej - przez organ wskazany w statucie).

Głównym zadaniem akademickiego inkubatora przedsiębiorczości jest wsparcie działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami. Inkubator przedsiębiorczości może zostać utworzony w formie jednostki ogólnouczelnianej (działa wtedy na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat uczelni) bądź w formie spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej; działa wtedy na podstawie dokumentów ustrojowych).

Decyzja o komercjalizacji a nabycie praw do wyników

Nowelizacja Psw wprowadziła zasady, zgodnie z którymi możliwe jest nabycie przez pracownika naukowego uczelni publicznej praw do wyników badań naukowych (będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny), prac rozwojowych oraz do know-how związanego z tymi wynikami, jeżeli powstały w ramach wykonywania przez pracownika uczelni publicznej obowiązków ze stosunku pracy.

Pracownik uczelni będzie mógł nabyć prawa do wyników jeżeli uczelnia nie zdecyduje się na przeprowadzenie ich komercjalizacji, albo nie podejmie decyzji co do komercjalizacji w terminie trzech miesięcy od otrzymania wiadomości o powstaniu wyników od pracownika. W takiej sytuacji uczelnia jest zobowiązana do złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami. W przypadku nieprzyjęcia przez pracownika takiej oferty, prawa do wyników będą przysługiwały uczelni publicznej.
Po otrzymaniu informacji o uzyskanych wynikach uczelnia publiczna oraz pracownik mogą określić w drodze umowy, w sposób odmienny niż stanowi ustawa, kwestie związane z nabyciem prawa do tych wyników lub sposobem i trybem ich komercjalizacji.

Powyższe zasady nie będą miały zastosowania do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, które były prowadzone:na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą te badania lub prace, przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy, lub z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami.

 

[1] Zgodnie z definicją ustawową uczelnia publiczna to uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.
[2] Zgodnie z definicją ustawową uczelnia niepubliczna to uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.
[3] Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)
[4] Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1198).
[5] Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1224).
[6] Państwowe osoby prawne są obowiązane uzyskać zgodę Ministra Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000 euro.
 
 

źródło:

Małgorzata Darowska, Partner
Natalia Żebrowska, Junior Associate
Bird & Bird
Maciej Gawroński sp.k.
http://www.twobirds.com/pl